1. 사건 개요
ㄱ. 바른이 대리한 당사자는?
상표의 사용금지 및 손해배상 청구를 받은 피고

ㄴ. 사건의 배경
W사는 2019. 11. 11. 식당체인업 등을 지정서비스업으로 한 A가 포함된 상표(이하 "본건 상표")를 출원하였고, 2021. 1. 19. 이에 대한 상표등록을 받았습니다. 한편, J사는 본건 상표의 존재를 전혀 인지하지 못한 채, 2020. 1. 상표"A떡볶이" 등(이하 "의뢰인 상표")를 사용하는 제1호 가맹점을 오픈한 것을 시작으로, 2024년 현재 전국에 매우 많은 가맹점을 보유하고 있습니다.
이러한 상황에서 W사는 2023년에 J사를 상대로 본건 상표권의 침해를 이유로 하여 의뢰인 상표의 사용금지 및 거액의 손해배상을 구하는 소를 제기하였는데, 서울중앙지방법원은 2024. 1. 19. 의뢰인 상표가 본건 상표와 비유사하다고 판단하고, W사의 모든 청구를 기각하였습니다(서울중앙지방법원 2024. 1. 19. 선고 2023가합47495 판결). 이에 대해 W사는 항소하였고, 본건 상표권을 2024. 4. 1. 양수한 K가 항소심에 승계참가하여, 항소심에서 W사와 K 모두 본건 상표권의 침해를 주장하였습니다.

2. 판결 및 판결의 근거
특허법원 2024. 12. 19. 선고 2024나10256 판결
특허법원은 2024. 12. 19. 바른이 주장한 바를 받아들여 W사의 항소, W사 및 K의 청구를 모두 기각하였습니다. 구체적으로는, 특허법원은 본건 상표의 문자 부분은 "A"가 식별력 있는 요부에 해당하지 않는다고 판단하였고, 이에 따라 의뢰인 상표에 본건 상표의 문자 부분 "A"가 포함되어 있다는 이유만으로 본건 상표권의 침해가 성립할 수 없음을 분명히 하였습니다.

3. 바른의 주장 및 역할
바른은 J사를 대리하여 다양한 각도에서, 본건 상표권의 침해가 성립하지 않음을 증명하였습니다. 구체적으로는 (1) 의뢰인 상표가 본건 상표와 "유사"하지 않다는 것, (2) 본건 상표권에 무효사유가 있어 본건 상표권의 행사가 권리남용에 해당한다는 것 및 (3) 의뢰인 상표에 본건 상표권의 효력이 미치지 않는 것을 상세히 설명하여, 어느 모로 보나 J사가 본건 상표권을 침해한 바 없음을 입증하였고, 특히 매우 다양한 논거로 의뢰인 상표와 본건 상표의 비유사를 설명하는데 역량을 집중하였습니다.
상표의 유사 여부는 거의 대부분의 상표권침해소송에서 문제되는 주요 쟁점이고 이에 대한 법리도 충분히 집적되어 있으나, 개별 사안에서 이에 대한 판단을 하는 일은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 실제로 동일한 두 비교대상상표의 유사 여부에 대한 판단이 그 판단 주체마다 다를 수 있는데, 이는 상표의 유사 여부에 대한 판단이 어려운 판단임을 방증합니다. 본건의 경우, W사는 나름의 논리로 의뢰인 상표와 본건 상표의 유사를 주장하였으나, 여러 상표 사건을 성공적으로 처리한 경험을 보유한 바른은 매우 다양한 시각에서 그 두 상표의 비유사를 증명하였습니다.

□ 담당 변호사 : 최진숙ㆍ정영훈ㆍ김태상