ㄱ. 바른이 대리한 당사자는?

상표권자 A

ㄴ. 사건의 배경

상표권자 A가 회사 B의 대표이사로 재직하던 당시, 회사B는 상표권자 A의 허락 하에 상표권을 사용하였습니다. 상표권자 A가 보유하고 있던 이 사건 상표는 영문 부분과 국문 부분이 병기된 상표로서, 회사 B는 그 영문 부분만을 상표로 사용하였습니다.

한편, 상표권자 A는 자신의 주식을 양수한 회사 C와 회사 경영에 있어 마찰이 생기게 되었고, 결국 회사 B의 대표이사직에서 해임되었습니다. 상표권자 A는 회사 B의 대표이사직에서 해임된 후, 더 이상 회사 B가 이 사건 상표를 사용하도록 허여할 아무런 이유가 없었기에, 회사 B를 상대로 상표 사용 금지를 청구하는 가처분을 제기하였습니다.

그러자 회사 B는 자신들이 이 사건 상표의 영문 부분만을 사용하고 있었고, 이는 동일 범위 내의 사용이 아님을 이유로 상표권자 A를 상대로 이 사건 상표에 대한 불사용취소심판을 청구하였습니다.

특허법원은 통상사용권자에 해당하는 회사 B가 이 사건 등록상표와 실질적으로 동일한 실사용 상표(이 사건 상표의 영문 부분)를 사용하였음을 이유로, 회사 B의 청구를 기각하였습니다. 특허법원은 이 사건 상표의 국문 부분은 신조어에 해당하는 영문 부분의 한글 음역에 해당함이 객관적 자료에 의해 증명되는 상황에서, 설령 상표권자 A가 영문 부분을 국문 부분과 다르게 호칭하였다 하더라도, 사후적으로 이 사건 상표의 국문 부분이 영문 부분의 음역에 해당하지 않게 되는 등의 사정이 없음을 이유로, 실사용 상표인 이 사건 상표의 영문 부분과 이 사건 상표가 실질적으로 동일하다고 판단하였습니다.

이 사건 상표의 영문 부분은 신조어로서, 그 국문 음역이 신조어의 탄생 배경을 반영하여 통상적인 영문자 발음과는 다른 특수성이 있었습니다. 바른은 이러한 사실을 객관적 증거에 기반하여 입증하고, 영문 부분과 그 국문 음역인 국문 부분이 병기된 상표의 경우, 영문 부분만을 사용하더라도 이는 실질적으로 동일한 범위의 사용에 해당한다는 법리에 따라, 통상사용권자인 회사 B가 이 사건 등록상표의 영문부분만을 사용한 이상, 이는 이 사건 상표와 동일성 범위내의 사용에 해당한다는 점을 입증하였습니다.

바른의 위와 같은 노력으로 상표권자 A의 이 사건 상표는 불사용취소되지 아니하였으며, 상표권자 A는 회사 B를 상대로 상표권자로서의 정당한 권리를 행사할 수 있게 되었습니다.

이 사건 판결은, 영문 부분과 국문 부분이 병기된 상표의 영문 부분만이 사용되었다 할지라도, 그 국문 부분이 영문 부분의 다양한 호칭들 중 하나에 해당하는 이상, 실질적으로 동일한 상표를 사용한 것에 해당한다는 점을 다시 한번 확인시켜준 것으로서, 영문 부분과 국문 부분이 병기된 상표의 사용에 관한 법리적인 선례가 되는 판결이라 하겠습니다.

□ 담당변호사: 김용균, 이응세, 김태상 변호사