A는 1991년경부터 경기도 양평군에서 영업표지 "고바우 설렁탕"을 사용하며 설렁탕 전문점을 운영해 왔고, 이는 양평군 내의 거래자 또는 수요자들 사이에 널리 알려져 있습니다. 한편 B는 2017년부터 양평군 강상면에서 영업표지 "양평 고바우 설렁탕"을 사용하여 설렁탕 전문점을 운영해 왔고, 이에 A는 2013. 1. B를 상대로 부정경쟁행위금지가처분신청을 하였으며, B는 그 가처분신청서를 받은 이후 영업표지를 "양평 강상 고바우 설렁탕"으로 변경하였습니다.​

참고로 A의 영업표지 "고바우 설렁탕"은 등록상표는 아니고, B의 영업표지 "강상 고바우 설렁탕"은 등록상표입니다.

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2. 사건의 쟁점

피보전권리(부정경쟁행위금지청구권) 및 보전의 필요성이 있는지 여부가 쟁점입니다.

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3. 바른의 역할 및 법원의 판단

영업표지 "고바우 설렁탕"이 유명(주지)한지 여부, 이른바 전체관찰, 요부관찰, 분리관찰의 법리에 따른 A의 영업표지와 B의 영업표지의 유사 여부, B가 상표권자로서 정당하게 자신의 등록상표를 사용하는 것인지 여부 등 피보전권리의 존재 여부에 관하여 양 당사자의 치열한 공방이 있었습니다.

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그런데 1심 법원은, 피보전권리는 인정하면서도, 'A가 5년이 넘는 시간 동안 B에게 별다른 법적 조치를 취하지 않은 사정 등'을 이유로 들어 보전의 필요성을 부정하여 A의 가처분신청을 기각하였습니다.

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A는 항고하였고, 항고심에서 바른은 A를 대리하여 (1)A가 2017년부터 B의 영업표지 사용에 대해 문제제기를 하였고, 그럼에도 B가 계속 영업표지 "양평 고바우 설렁탕"을 사용하자 A의 음식점 곳곳에 B 측 상호와의 혼동을 막기 위한 내용의 대형 현수막, 게시판을 설치한 사정 (2)가처분결정이 발령되지 않을 경우 A가 입을 심각한 손해(재산상 손해, 신용의 훼손) (3)가처분결정이 발령되더라도 B가 입을 피해가 미미한 사정 등을 들며, 보전의 필요성을 상세히 주장, 입증하였습니다.

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이에 항고심은 2024. 1. 4. B에게 "양평 강상 고바우 설렁탕"의 사용 중단을 명하는 부정경쟁행위금지가처분결정을 발령하였습니다.

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4. 시사하는 바

상표권을 갖고 있지 않으면 상대방의 유사 상표 사용 행위를 중단시킬 수 없다고 오해하는 경우를 흔히 볼 수 있습니다. 그러나 상표권을 갖고 있지 않더라도 '유명' 상표를 보유한 자는 상표법이 아닌 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 근거하여 상대방의 유사 상표 사용 행위를 중단시킬 수 있습니다. 위 사건은 이를 다시 한번 확인시켜준 사건입니다.

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한편 부정경쟁행위금지가처분 사건에서 피보전권리는 인정되면서도 보전의 필요성이 부정되는 경우는 드뭅니다. 다만 부정경쟁행위가 오랜 기간 계속된 상황에서 이를 중단시키기 위한 가처분신청을 할 때에는, 보전의 필요성이 부정될 수 있음에 유의하여, 관련 법리에 충실하게 다양한 각도에서 보전의 필요성을 입증할 필요가 있다고 하겠습니다.

​□ 담당변호사: 정영훈, 심민선, 이수진 변호사