W사는 엣지 스마트폰용 글라스 보호필름에 관한 특허(이하 '본건 특허')를 가지고 있는데, 본건 특허를 침해하는 업체들이 본건 특허에 대하여 무효심판을 청구하였습니다. 무효심판에 관하여 특허심판원은 2021. 7. 13. 본건 특허에 진보성 흠결의 무효사유가 있다는 판단을 하였고(특허심판원 2020당3148), W사는 이에 대한 심결취소소송을 제기하여 특허법원에 무효 사건이 진행되는 중에 본건 특허의 진보성을 부각시키기 위한 정정심판을 청구하였습니다. 그러나 특허심판원은 2023. 2. 24. 그 정정된 본건 특허에도 진보성 흠결의 무효사유가 있다는 판단을 하였고(특허심판원 2022정88), 이에 W사가 특허법원에 심결취소소송을 제기하였습니다.

정정된 본건 특허에 진보성 흠결의 무효사유가 있는지 여부가 쟁점이었습니다.

바른은 W사를 대리하여, 청구범위의 해석에 따를 때 본건 특허에 따른 물건이 '커버 글라스'가 아니라 '글라스 보호필름'임을 설명하였고, 본건 특허출원이 있기 전에 엣지 스마트폰 전체에 부착되는 글라스 보호필름이 전무하였던 사실을 입증하였으며, 이를 개발하는 것이, 특히 액상(OCR) 방식으로 개발하는 것이 그 당시의 기술적 편견 내지 어려움을 극복해야 하는 것이라는 것과 본건 특허 특유의 효과를 설명드렸고, 이를 통해 본건 특허의 진보성을 다각도로 증명하였습니다.

특허심판원은 2021년부터 2년 넘게 본건 특허에 진보성 흠결의 무효사유가 있다는 판단을 고집하였으나, 특허법원은 바른의 주장을 받아들여 본건 특허에 아무런 무효사유가 없다고 명확히 판단하였습니다(특허법원 2023. 9. 14. 선고 2023허10750 판결).

특허에 진보성 흠결의 무효사유가 있는지 여부에 관하여 주장을 할 때에는 특허출원 당시의 배경기술 및 앞으로의 기술발전 동향에 대하여 정확히 이해한 후 관련 법리 및 증거들에 근거하여 세밀하고도 짜임새 있는 주장을 하여야 합니다.

□ 담당변호사 : 이성훈, 정영훈, 김경연 변호사