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[지식재산] 상대방의 특허권침해 주장을 효과적으로 방어한 사안

2022-01-25

1. 사건의 개요 및 쟁점

바른(담당 : 이응세, 정영훈, 김수연 변호사)이 대리한 당사자는 특허침해소송의 상대방인 피고 B.

특허권자 K사(원고)는 B사(피고)를 상대로 특허권 침해를 주장하며 본안소송(서울중앙지방법원 2019가합585891호)를 제기하였음. 바른은 B사를 대리하여 B사가 실시한 기술이 K사의 특허권을 침해하지 않음을 다투었고, 그 일환으로 B사의 실시기술이 K사의 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였음. 그러자 K사는 자신의 특허권에 대한 정정심판을 청구하여 B사가 K사의 정정된 특허발명을 침해한다는 주장을 하였습니다.

이와 관련하여, 바른은 소극적 권리범위확인심판 및 그 심결취소소송에서, 자유실시기술의 항변 및 문언침해의 불성립을 여러 각도에서 주장하여 B사가 K사의 특허권을 침해하지 않았다는 판단을 받았고, 정정심판에 대한 심결취소소송에 특허청장측에 보조참가하여 K사측 정정발명에 진보성 흠결의 무효사유가 있음을 충실히 입증함으로써 K사가 시도한 정정이 위법하다는 판단도 이끌어 냈습니다.

위 두 건의 심결취소소송에서의 특허법원은 K사의 정정발명은 진보성이 인정되지 않으며, B사가 실시한 발명은 자유실시기술으로서 K사의 발명을 침해하지 않음을 확인해주었음. 위 두 건의 심결취소소송에서의 특허법원 판결에 따라 B사가 K사의 특허권을 침해하지 않았음이 명백해졌고, 이에 K사는 두 건의 특허법원 판결 모두에 대하여 상고하였지만 대법원은 2021. 12. 16. K사의 두 상고를 모두 기각하였음. 결국, 위 본안소송에서 K사는 특허권 침해 주장을 모두 철회하였습니다.

사건의 쟁점은 B사가 실시한 기술이 K사의 특허권을 침해하는지 여부 및 K사의 특허권이 유효한지 여부(진보성 흠결여부)입니다.

2. 바른의 주장 및 역할

바른은 상대방의 특허침해주장과 관련하여 특허심판원에 소극적권리범위확인심판을 제기하여 수행하는 등 특허권 침해 여부와 관련하여 문제될 수 있는 여러 쟁점에서 재판부를 충분히 설득하여 최상의 결과를 이끌어 냈습니다.

3. 판결 요지

특허법원은 K사의 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것으로 진보성이 부정된다고 판시하였고, B사가 실시한 기술은 K사의 특허출원 당시 이미 공개된 선행발명과 동일하므로 자유실시기술에 해당하여 K사의 특허를 침해하지 않는다고 판시하였습니다.

□ 담당 변호사: 이응세, 정영훈, 김수연

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