1. 사건의 개요

현금자동지급기 제조 및 판매회사인 원고는 경쟁 업체인 피고를 상대로 특허권 침해를 주장하였고, 이에 피고가 원고의 특허권(이하 '본건 특허권')에 대해 선행발명 2에 근거하여 무효심판을 청구하였는데, 특허심판원은 본건 특허권을 무효로 하는 심결을 하였습니다(특허심판원 2021당160). 바른은 원고를 대리하여 위 심결에 대한 취소소송(이하 ‘심결취소소송’)을 제기하면서, 특허심판원에 본건 특허권에 대한 ‘정정심판’을 청구하였고, 특허심판원은 그 정정된 특허발명에 선행발명 2에 대한 진보성이 있다고 판단하여 해당 정정을 적법한 정정으로 인정하였습니다.

피고는 심결취소소송에서 더 이상 선행발명 2에 대한 진보성 흠결을 주장하지 아니하고, 새로운 선행발명(이하 ‘선행발명 3’)에 대한 진보성 흠결을 주장하며, 위 정정된 특허발명에 진보성 흠결의 무효사유가 있다는 주장을 하였습니다.


2. 법원의 판단

법원은, 위 정정된 특허발명에 선행발명 3에 대한 진보성 흠결의 무효사유가 없고, 본건 특허권에 무효사유가 있다는 위 심결이 위법하다고 판단하여, 위 심결을 취소하였습니다(특허법원 2022. 9. 29. 선고 2022허1032 판결).


3. 바른의 주장 및 역할

바른은, 무효심판에서 특허심판원이 본건 특허권의 무효사유를 인정하여 의뢰인(원고)이 더 이상 본건 특허권을 행사하지 못할 위기에 빠진 상황에서, 의뢰인에게 “본건 특허권의 권리범위를 적절히 감축하면서도 여전히 본건 특허권의 침해를 주장할 수 있는” 정정안을 심사숙고하여 제시하였고, 결국 그 정정을 통해 본건 특허권에 무효사유가 없다는 종국적인 판단을 이끌어냈습니다.


4. 판결의 의미

특허권에 대한 무효심판을 청구하는 침해 혐의자가 특허권을 무효시키기 위해 제시하는 선행발명이 침해 혐의자 측의 무기에 해당한다면, 특허권에 대한 정정(정정청구 또는 정정심판) 제도는 침해 혐의자 측의 무기에 대항할 수 있는 강력한 방패에 해당합니다. 이번 판결(특허법원 2022허1032 판결)은 그러한 정정의 힘을 명확히 보여준 판결이라 하겠습니다.


□ 담당변호사: 정영훈 변호사