1. 사안의 개요 및 쟁점

원고가 보유한 특허의 청구항 1은 1, 2, 3단계로 구성되어 있고, 피고 2, 3은 그중 1, 2단계를 실시하고, 피고 1은 피고 2, 3으로부터 그 1, 2단계의 수행 결과물을 받아 거기에 대하여 3단계를 실시하였습니다. 이와 같은 상황에서 (1) 피고 1, 2, 3이 원고의 특허를 침해한 것인지 여부, (2) 원고의 특허에 기재불비 무효사유, 진보성 흠결의 무효사유가 있는지 여부 등이 쟁점이 되었습니다.


2. 바른의 역할 및 법원의 판단

바른은 원고를 대리하여, 최근 특허침해소송 실무에서 크게 주목받고 있는 "복수 주체에 의한 특허권 침해의 성립 여부"에 관한 법리에 기초하여, 비록 피고 1, 2, 3 중 그 누구도 청구항 1의 1, 2, 3단계 모두를 실시하지는 않았지만, 적어도 피고 2, 3은 특허권 침해 책임을 부담하여야 한다는 것을 적극적으로 주장 및 입증하였고, 특허법원은 이러한 바른의 주장을 받아들여 피고 2, 3의 손해배상책임을 인정하였습니다(특허법원 2022. 2. 10. 선고 2019나2077 판결). 피고 3이 제기한 무효심판에서 원고의 특허권에 대하여 무효심결이 난 바 있으나, 바른은 원고를 대리하여 그에 대한 심결취소소송을 제기하여 원고의 특허권에 어떠한 무효사유도 없다는 판단을 이끌어냈고(특허법원 2022. 2. 10. 선고 2020허5269, 5436 판결), 더 나아가 위 손해배상판결까지 이끌어낸 것입니다.


3. 사건의 의의

특허침해소송을 제기한 원고의 입장에서는 "문언침해"를 입증하기 어려운 경우에 "균등침해" 또는 "복수 주체에 의한 특허권 침해"의 입증을 시도할 수 있는데, 특히 후자의 성립 요건을 입증하기란 쉽지 않습니다. 바른은 이러한 어려움을 극복하고, 피고 2, 3으로 하여금 특허권 침해에 따른 손해배상책임을 부담하도록 하였습니다. 한편 진보성이 인정되는 특허발명의 명세서 상에서 일부 표현을 트집 잡아 이것에 기재불비의 무효사유가 있다고 쉽게 인정하여서는 아니 되며, 위 심결취소송에서의 특허법원은 이를 확인하여 주었다고 하겠습니다.


□ 담당변호사: 이응세, 정영훈 변호사