1. 사건의 개요

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비트코인 채굴 방법에 관한 특허권자인 원고는 굴지의 대기업 S사가 생산하여 중국의 채굴기 제조업체 M사에 공급하는 채굴 칩(mining chip)이 특허권 침해품임을 이유로 S사를 피고로 하여 특허권침해소송을 제기하였고, 이에 대해 피고는 2021. 8. 3. 원고 특허에 대한 무효심판을 청구하였다가 곧바로(2021. 9. 3) 취하하였으며, 그 후 M사가 2021. 9. 8. 특허심판원에 피고의 무효심판청구서와 동일한 내용의 무효심판청구서를 제출하였습니다.

M사는 특허무효심판에서 원고 특허에 (1) 산업상 이용가능성 흠결, (2) 기재불비 및 (3) 진보성 흠결의 무효사유가 있다고 주장하였습니다.

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2. 특허심판원의 판단

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특허심판원은 2022. 10. 31. 원고의 정정청구를 인정하고, 정정된 원고 특허에 (1) 산업상 이용가능성, (2) 기재불비 및 (3) 진보성 흠결의 무효사유가 없다고 판단하며, M사의 특허무효심판청구를 전부 기각하였습니다(특허심판원 2022. 10. 31. 선고 2021당2682 심결).

위 무효심판은 위 특허권침해소송에서 가장 중요한 쟁점인 원고 특허에 무효사유가 있는지 여부가 쟁점인 심판인데, 그 세부 쟁점이 매우 많고, 원고 특허의 내용이 비트코인의 채굴에 관한 매우 전문적인 내용인 관계로, 특허심판원은 위 무효심판이 신속심판임에도 1년 넘게 오랜 심리를 한 끝에 세밀하고도 타당한 판단을 하였습니다.

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3. 바른의 주장 및 역할

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바른은 원고(위 무효심판에서의 피청구인)를 대리하여, 특허심판원이 올바른 판단을 할 수 있도록, 일견 매우 복잡한 원고 특허 내용을 매우 간명하게 설명하기 위해 노력했고, 여러 세부적인 쟁점에 관하여 최대한 상세히 설명을 하기 위하여 노력하였습니다.

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특허무효심판에 휘말리게 된 피청구인은 답변서 제출기한 등 소정의 기한 내에 자신의 특허권에 대하여 정정청구를 할지 여부를 심각하게 고민해 보아야 합니다. 그 시기를 놓치면 더 이상 정정청구를 할 수 없고 특허무효심판의 심결이 난 후에야 비로소 정정심판을 청구할 수 있기 때문입니다.


다시 말해, 특허무효심판에서 피청구인은 아무런 정정청구를 하지 않고 현재의 청구범위에 무효사유가 없음을 설명하는데 역량을 쏟을지 아니면, (그 청구범위를 최소한으로 정정하면서) 정정된 청구범위에 무효사유가 없음을 설명하는데 역량을 쏟을지 여부를 전략적으로 잘 고민할 필요가 있습니다.

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바른은 S사의 채굴 칩이 그 정정된 원고 특허의 침해품임을 입증할 수 있다는 판단하에, 위 무효심판에서 후자의 전략을 사용하였고, 이러한 전략은 유효 적절하였습니다.

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4. 심결의 의미

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특허권침해소송의 관련 사건으로 특허무효심판이 진행되는 경우가 비일비재한데, 위 무효심판의 심결은 위 특허권침해소송에서의 원고 주장에 큰 힘을 실어주는 판단이라고 하겠습니다.

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□ 담당변호사: 정영훈 변호사